Elektrohandelaren kunnen opgelucht ademhalen als het gaat om waarschuwingen over het gebruik van het merk “Black Friday”. Dit werd gewaarborgd door een beslissing van het Federale Hooggerechtshof (BGH). Voor andere goederen is nog steeds voorzichtigheid geboden. Maar ook hier wordt binnenkort een uitspraak verwacht.
Op vrijdag 26 november is het weer zover: het shopping-evenement dat zijn oorsprong vindt in de VS nodigt het winkelend publiek uit tot een spenderende uitspatting. Detailhandelaren maken op deze dag dan ook reclame voor hun aanbiedingen en kortingen met de slogan “Zwarte Vrijdag”. De term “Black Friday” is echter sinds 2013 als woordmerk geregistreerd in het merkenregister van het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA). In 2016 nam Super Union Holdings Ltd. het woordmerk over. Naar aanleiding hiervan heeft een groot aantal handelaren, waaronder grote bedrijven zoals Puma, bij de DPMA een verzoek tot nietigverklaring van het handelsmerk ingediend. Aanvankelijk met succes: in maart 2018 gelastte de merkenafdeling van het DPMA bij beslissing van 27 maart 2018 de volledige nietigverklaring van het woordmerk. De reden hiervoor was dat de term een specifieke actiedag voor speciale kortingen beschreef en niet naar diensten van een specifieke onderneming verwees. Het merk had dus geen onderscheidend vermogen, zodat een absolute weigeringsgrond krachtens § 8, lid 1, nr. 1, van de merkenwet (Markengesetz, MarkenG) eraan in de weg stond.
De holding is hiertegen in beroep gegaan en dit beroep is gedeeltelijk toegewezen. Volgens het Bundespatentgericht (BPatG) had de DPMA het woordmerk ten onrechte in zijn geheel doorgehaald (beslissing van 28 februari 2020, zaak nr. 30 W (pat) 26/18). Merken zijn immers van inschrijving uitgesloten, onder meer wanneer zij uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die betrekking hebben op het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de diensten. In een dergelijk geval moet iedereen over een term beschikken om zijn goederen of diensten te beschrijven. Wat “Black Friday” betreft, bestond deze noodzaak om het gratis te houden echter alleen voor bepaalde gebieden. Daarom bevestigde de rechtbank de nietigverklaring voor handelsdiensten op het gebied van elektrische en elektronische goederen, alsmede voor een groot aantal diensten op het gebied van reclame.
De merkhouder was niet tevreden met deze beslissing. Hij ging in beroep bij het Bundesgerichtshof (BGH). Het Hof heeft vastgesteld dat ten tijde van de merkaanvraag in 2013 de term “Black Friday” nog geen beschrijvende betekenis had, omdat deze nog niet zo populair was.
Het was echter reeds duidelijk dat een beschrijvend gebruik van de tekens en aanduidingen waaruit het merk bestond, zich in de toekomst zou kunnen voordoen. Op het tijdstip van de indiening waren er voldoende aanwijzingen dat de benaming zou uitgroeien tot een trefwoord voor een kortingspromotiedag. Volgens de BGH is “Black Friday” een kortingsactie en behoort het dus tot de diensten van de groot- en detailhandel. Een term die op trefwoordachtige wijze een kortingsactie voor bepaalde diensten aanduidt, kan niet als merk voor deze diensten worden beschermd. Bovendien heeft het BGH bevestigd dat het woordmerk “Black-Friday” ook niet beschermbaar is voor reclamediensten.
De beslissing van het BGH is definitief en er kan geen beroep meer tegen worden aangetekend.
Een verheugende uitspraak voor handelaren die met dit trefwoord reclame maken voor elektrische en elektronische goederen. Bij andere aanbiedingen is voorzichtigheid geboden. Hoewel het Landgericht Berlin (Urt. v. 15.4.2021 – 52 O 320/19) het merk verbeurd heeft verklaard, is de beroepsprocedure nog aanhangig bij het Hof van Beroep. De juridische strijd over “Black Friday” is dus nog niet voorbij.